Borgarting lagmannsrett: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord i søkemotorer ikke i strid med god forretningsskikk

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i den såkalte Bank Norwegian-saken (LB-2019-36567) om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Google og andre søkemotorer. De tre bankene Ikano Bank, Monobank og Komplett Bank hadde anket dommen fra Asker og Bærum tingrett der Bank Norwegian ble frikjent for brudd på markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk (§ 25). Selv om lagmannsretten karakteriserte bruken som snylting, mente de at denne ikke var i strid med god forretningsskikk, og landet derfor på samme resultat som tingretten (men motsatt av NKU). Avgjørelsen inneholder interessante uttalelser om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten, samt anvendelsesområdet for markedsføringslovens generalklausul.

Mer enn to år etter at Asker og Bærum tingretts avgjørelse (omtalt av IP-trollet her), kom omsider Borgarting lagmannsretts avgjørelse i Bank Norwegian-saken den 15. april. Overordnet gjelder saken i hvilken utstrekning virksomheter kan håndheve kjennetegnene sine på nett etter markedsføringsrettslige regler, nærmere bestemt om varemerkeinnehavere kan nekte konkurrenter å kjøpe deres varemerker som søkeord på søkemotorer.

Bank Norwegians varemerkeregistrering
nummer 283386 (Patentstyret)

EU-domstolen har tidligere uttalt at praksisen med kjøp av andres varemerker som søkeord ikke utgjør varemerkeinngrep som sådan (se særlig C-323/09 Interflora), men at det må bero på en nærmere vurdering av om et eller flere av varemerkets funksjoner utsettes for skade. Dette er typisk tilfelle der varemerket benyttes i konkurrentens annonse som kommer opp som treff på det betalte søkeordet, slik at det oppstår forvekslingsfare. Der varemerket ikke fremgår av selve annonsen, som i Bank Norwegian-saken, har utgangspunktet langt på vei vært at det ikke konstateres varemerkeinngrep (og bruken må evt. vurderes etter andre nasjonale regler, som markedsføringsretten). Hensyn til sunn og lojal konkurranse står sterkt i slike tilfeller, og EU-domstolen har lagt særlig vekt på at praksisen gir internettforbrukere et bredere spekter av tilbud av de aktuelle tjenestene gjennom alternativer til varemerket de søker på.

I varemerkerettslig sammenheng er det også verdt å nevne at Oslo tingrett før jul avsa dom i saken mellom Norgesgjerdet AS og Kystgjerde AS (19-192181TVI-OTIR/06). Her ble både annonser hvor varemerket ble, og ikke ble benyttet, ansett å utgjøre varemerkeinngrep, noe som er utfordrende å forene med avgjørelsene fra EU-domstolen. Avgjørelsen er anket og ankeforhandlingen berammet 10. – 12 november 2021.

Med dette som bakteppe er spørsmålet i Bank Norwegian-saken om praksisen med kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er i strid med god forretningsskikk. Foruten påstand om forvekslingsfare har det i denne sammenhengen vært fremholdt at praksisen fører til svært høye priser for å komme høyt opp i søkemotorer ved søk på eget varemerke, noe som angivelig favoriserer store og ressurssterke aktører. Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i en rekke uttalelser (bl.a. i 12/2012 Teppeabo, 6/2017 Bank Norwegian (omtalt av IP-trollet her), 10/2018 Kondo­meriet og senest i 10/2020 Netpower) kommet til at denne praksisen er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk. Markedsføringslovens regler har ikke vært gjenstand for tilsvarende harmonisering på europeisk nivå som varemerkeretten, og generalklausulen tar dessuten sikte på en mer skjønnsmessig vurdering av både subjektive og objektive elementer i saken. Begrunnelsen for NKUs avgjørelser har vært at praksisen utgjør en form for snylting på varemerkene, som både medfører forvekslingsfare og svært høye priser for varemerkeinnehavere dersom de ønsker å komme øverst blant treffene for søkeordene.

Skjermbilde fra søk på "ikano bank" (Google). Eksempel på betalt treff markert med rødt,
organiske treff markert med grønt.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten konkluderte i likhet med tingretten at Bank Norwegians praksis ikke utgjør en handling i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. For lagmannsretten var det imidlertid den visuelle utformingen av annonsene på forskjellige enheter som PC, nettbrett og mobil som ble gjenstand for vurdering, ikke selve teksten i annonsene.

I avgjørelsen drøfter lagmannsretten først EU-domstolens avgjørelse i Interflora og hvilken betydning dette får for bruken av generalklausulen i markedsføringsloven § 25 i det konkrete tilfellet. Etter lagmannsrettens vurdering må en i norsk rett være forsiktig med å anvende den skjønnsmessige generalklausulen hvor forholdet ikke rammes av spesiallovgivningen. Dette utgangspunktet oppstiller et nokså snevert anvendelsesområde for generalklausulen når forholdet ligger i kjernen av de tilfellene reglene om varemerkeinngrep tar sikte på å regulere. Lagmannsretten viser i denne sammenheng til EU-domstolens uttalelser om at praksisen både promoterer sunn og lojal konkurranse (ved at forbrukerne blir informert om andre tilsvarende tjenester fra andre tilbydere), og at den i seg selv ikke kan anses å medføre forvekslingsfare hos den gjennomsnittlige internettbrukeren (fordi denne evner å skille mellom betalte og organiske treff).

Med dette utgangspunktet går lagmannsretten videre og ser på hvilket rom det er for å anvende generalklausulen i det konkrete tilfellet. Selv om lagmannsretten uttaler at praksisen innebærer en form for snylting, så er graden av denne ikke sterk nok til å være i strid med god forretningsskikk. Lagmannsretten viser i denne sammenheng også til at NKUs faste praksis i tilsvarende saker ikke har vært grundig nok begrunnet, særlig når det gjelder avveiningen mot hensyn til lojal og sunn konkurranse i varemerkeretten som EU-domstolen har gitt anvisning på i lignende saker (Interflora m.fl.). Uttalelsene fra NKU ble derfor ikke tillagt avgjørende betydning i saken.

Lagmannsretten konkluderte deretter med at Bank Norwegians praksis ikke er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Ikano Bank, Komplett Bank og Monobank har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Dette immaterialrettstrollet har tidligere uttalt seg kritisk til tingrettens avgjørelse i denne saken, blant annet fordi tingretten så ut til å legge for mye vekt på varemerkerettslige elementer ved den konkrete vurderingen etter markedsføringsloven § 25.

Etter dette trollets oppfatning er lagmannsrettens avgjørelse mer balansert når det gjelder avveiningen mellom de varemerkerettslige elementene og de øvrige (subjektive) elementene som vurderingen etter markedsføringsloven § 25 legger opp til. Likevel mener undertegnede at også lagmannsretten tilsynelatende mister enkelte av disse tilleggselementene av syne, særlig det fortrengende ved at en (stor eller ressurssterk) konkurrent kan sørge for at kostnadene for bruk av egne kjennetegn ved kanskje den viktigste markedsføringskanalen blir svært høye. Betydningen av dette elementet tilsier også etter dette immaterialrettstrollets syn et større nedslagsfelt for markedsføringsloven § 25 (ved siden av varemerkerettslige regler) enn det lagmannsretten tilsynelatende utleder i sin avgjørelse. Det er ikke noe vilkår om forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 25. Det kan også fremdeles stilles spørsmål ved om det legges vel mye i den gjennomsnittlige internettforbrukerens oppmerksomhetsnivå.

Avgjørelsen illustrerer i det minste at det er vanskelig å trekke opp klare grenser mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Selv om lagmannsretten tilsynelatende kun var i tvil når det gjaldt den visuelle utformingen av annonsene på mobil (ikke PC og nettbrett), tror dette immaterialrettstrollet at avgjørelsen i det minste vil kunne etterlate en viss tvil. Foruten det som er nevnt ovenfor er også lagmannsrettens karakteristikk av Bank Norwegians praksis som «snylting» noe uklar. Ettersom snylting ligger i kjernen av det som er ment å rammes av markedsføringslovens bestemmelser fremstår denne begrepsbruken litt underlig når praksisen ikke fører til fellelse.