Høyesterett i HR-2019-2213-A: Et utenlandsk domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter vml. § 59

I slutten av november satte Høyesterett punktum i tvisten mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (tidligere Telenor Digital AS). Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om et utenlandsk domenenavn som benyttes globalt, skulle overføres til den norske innehaveren av et varemerke for å forhindre varemerkeinngrep.

Kort om forhistorien

Selskapet Appear TV fikk registrert det kombinerte merket Appear Tv i 2009, og ordmerket APPEAR i 2014. Merkene var registrert for blant annet apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder (klasse 9), sending av tv-programmer (klasse 38) og dataprogrammeringsvirksomhet (klasse 42). I 2013 lanserte selskapet som nå heter Video Communication Services AS (VCS), en videokonferansetjeneste som ble driftet på nettstedet appear.in.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)

Appear TV tok ut stevning for å stanse bruken av domenanvnet. VCS anførte at Appear-merkene var beskrivende for overnevnte varer og tjenester, og fremmet motkrav om at merkene skulle kjennes ugyldige. Tingretten ga VCS medhold, og merkene ble kjent ugyldige. (Les trollets innlegg om avgjørelsen her) Saken ble anket til lagmannsretten, som kom til at merkene hadde særpreg, at VCS skulle forbys å bruke appear.it, og at domenet skulle overføres til Appear TV. Også denne avgjørelsen ble anket, men Høyesteretts ankeutvalg kom til at det bare var spørsmålet om overføring av domenenavnet appear.in, som skulle behandles av Høyesterett. Det var følgelig endelig avgjort at bruk av domenenavnet appear.in krenket varemerkeretten til Appear TV.

Kort om jussen

Etter varemerkeloven § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop.81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte slik: «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen er enstemmig.

Høyesteretts vurderinger

Høyesterett vurderte tre spørsmål. For det første ble det vurdert om territorialprinsippet begrenser hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59. Territorialprinsippet innebærer at et merke som er registrert i Norge, bare har vern i Norge. Dernest vurderte Høyesterett om det var formålstjenlig, eller nødvendig, å overføre domenenavnet for å forhindre videre varemerkeinngrep. For det tredje ble det vurdert om overføring av domenet var rimelig i lys av forholdsmessighetsvurderingen som ordlyden varemerkeloven § 59 gir anvisning på. I det følgende skal det ses nærmere på disse vurderingene.

Trademark av Nick Youngson. 

Bildet er hentet her.

Begrenser territorialprinsippet hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59?

Høyesterett viste til en resolusjon utarbeidet av WIPO, med anbefalinger om håndhevingstiltak ved varemerkeinngrep på internett. Denne resolusjonen er ikke folkerettslig bindende, men Høyesterett viste til at den kan gi en viss veiledning til vurderingen. Resolusjonen nevner tilfeller der man burde være forsiktig med å iverksette tiltak med global effekt. Herunder om bruken på internett er i tråd med brukerens varemerkerett i et annet medlemsland, eller der bruken ikke var gjort «in bad faith», resolusjonens artikkel 15. Høyesterett viste til at VCS ikke hadde varemerkerett til «appear» i et annet medlemsland, og at det kunne reises spørsmål om bruken av domenenavnet var gjort i «bad faith».

Videre ble det vist til boken «Brug af andre varemærker i digitale medier», skrevet av den danske varemerke-guruen Knud Wallberg. I boken konkluderer Wallberg slik:

«Hvis en dansk domstol vurderer, at et domænenavn bliver brugt på en måde, der krænker en rettighed, der er gyldig i Danmark, kan domstolen anvende de sanktioner som det relevante retsgrundlag giver mulighed for», se bokens side 316–317, sitert i avsnitt 43.

Ikke overraskende kom også Høyesterett til at norske varemerker må «sikres den beskyttelse som varemerkeloven gir anvisning på, også der krenkelsen skjer ved bruk av domenenavn på internett». Det var følgelig den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som var det styrende for hvilke tiltak som kunne benyttes for å forhindre varemerkeinngrep, etter varemerkeloven § 59.

Var overføringen av domenet nødvendig for å forhindre videre varemerkeinngrep?

Høyesterett viste først til at norske brukere som gikk inn på appear.in, kom til en nettside der de ble informert om at det forelå en varemerkekonflikt, og at tjenesten hadde byttet navn til Whereby. Videre ble man henvist til en link som førte til det nye nettstedet.

Selv om de norske brukerne ikke ville oppleve appear.in som en angivelse av kommersiell opprinnelse i denne situasjonen, representerte bruken av domenenavnet «klare inngrep i Appear TV AS` varemerker». Til støtte for et slikt syn ble det vist til Rt. 2004 side 1414 Volvo. I den saken kom Høyesterett til at den som brukte domenet volvoimport.no krenket varemerket Volvo, selv om det fremgikk uttrykkelig av siden at det var snakk om en uavhengig aktør. Når man først ble gjort oppmerksom på dette etter at man hadde kommet inn på nettsiden, hadde det allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.

Logoen til Volvo er hentet her.

Videre ble det vist til at forbudet mot å bruke appear.in ikke ga Appear TV faktisk kontroll på den fremtidige bruken av domenet. Når overføring av domenet ville hindre fortsatt varemerkeinngrep i Norge, var tiltaket formålstjenlig.

Var overføring av domenet et rimelig tiltak?

Etter varemerkeloven § 59 skal valget mellom mulige tiltak skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering i lys av blant annet inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.

Før Høyesterett gikk inn på den konkrete forholdsmessighetsvurderingen, ble det vist til at tiltaket måtte være effektivt for å hindre fremtidige inngrep, men at det ikke måtte «skape stengsler mot «legitimate trade», jf. TRIPS-avtalen artikkel 41.

En overføring av VCS var imidlertid ikke et hinder for å drive «legitimate trade» ettersom VCS stadig kunne markedsføre og tilby sine tjenester under et annet navn.

I vurderingen av inngrepets alvorlighet ble det vist til at det daglig var mellom 300 og 500 norske brukere som var innom appear.in. Bruken av domenet utgjorde dermed et «vedvarende rettstridig inngrep i Appear TV AS` varemerker». 

Når det gjelder virkningen av overføringen, viste Høyesterett til at domenenavnet hadde en økonomisk verdi for VCS, samt at det nok kunne bli en del overgangsproblemer som følge av overføringen. Høyesterett viste imidlertid til at VCS senest siden høsten 2016 var blitt kjent med varemerkene til Appear TV, og at den rettsstridige bruken fortsatte også etter at avgjørelsen fra lagmannsretten ble endelig hva gjelder videre inngrep. Når så var tilfelle, fant Høyesterett at det var VCS som måtte ha risikoen for eventuelle overgangsproblemer.

Dette trollets vurdering 

Opphavsperson: Sundgot. 

Bildet er hentet her.

Spørsmålet om bruken av domenet representerte et inngrep, var endelig avgjort gjennom lagmannsrettens avgjørelse. Allikevel påpekte Høyesterett at bruken av domenenavnet, eller «nettaktiviteten», måtte «rette seg mot det norske markedet for at det kunne konstateres varemerkeinngrep», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 294 flg., jf. avgjørelsens avsnitt 37. Skillet mellom når et domene er brukt på en slik måte at det retter seg mot det norske markedet, og når nettsiden bare er tilgjengelig for norske brukere, synes ikke skarpt. Når Høyesterett senere skulle ta stilling til inngrepets art, ble det imidlertid ikke vurdert om nettaktiviteten rettet seg mot det norske markedet. Det ble konstatere at mellom 300–500 norske brukere daglig var inne på siden appear.in, og dette ble ansett som et «vedvarende rettstridig inngrep» i varemerkerettigheten til Appear TV.

Høyesterett kan forstås dit hen at spørsmålet ikke er om nettaktiviteten er rettet mot det norske markedet, men om tjenesten som tilbys under et forvekselbart domenenavn er tilgjengelig for norske forbrukere. Alvorligheten av inngrepet, og med det vurderingen av hvilke tiltak som synes forholdsmessig, må imidlertid vurderes i lys av hvor mange norske brukere som kommer i forbindelse med domenenavnet som krenker den aktuelle varemerkerettighet.

Videre kom Høyesterett til at hensynet til tredjeparter – brukere av tjenesten – ikke kunne tilsi at overføring av domenet var uforholdsmessig. Dette ble imidlertid ikke begrunnet med en vurdering av hvordan overføringer rammet brukerne. Det avgjørende for Høyesterett var at varemerketvisten hadde versert siden høsten 2016, og at domenenavnet senest fra dette tidspunktet hadde blitt benyttet med kjennskap til varemerkerettighetene til Appear TV.

Selv om Høyesterett vil plassere risikoen for overføringsproblemer hos VCS, vil også brukerne av internettsiden bli rammet av overføringen. Dette trollet mener det er en svakhet ved dommen at Høyesterett ikke vurderer hvordan og i hvilket omfang overføringen av domenenavnet vil kunne påvirke brukerne. 

Selv om ikke territorialprinsippet legger begrensninger på hvilke tiltak som kan pålegges, viser Høyesterett til at «det globale» aspektet må inngå i den formåls- og forholdsmessighetsvurderingen som varemerkeloven § 59 gir anvisning på, jf. avgjørelsens avsnitt 47. Når Høyesterett kom til at overføring av domenet og det å legge domenet dødt, var de to eneste alternativene til fortsatt varemerkeinngrep, er det vanskelig å se hvilken rolle det globale aspektet rent faktisk kan spille inn i forholdsmessighetsvurderingen. Til dette kommer det at Høyesterett kom til at det var vanskelig å se når virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig, jf. avsnitt 64. 

Avgjørelsen kan ved første øyekast synes noe streng. Det er imidlertid lett å se for seg at den konkrete vurderingen varemerkeloven § 59 gir anvisning på ville ledet til motsatt resultat dersom domenenavnet var brukt av en større aktør som i tillegg hadde varemerkerettigheter i andre land der domenet benyttes.

To av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Yngve Øyehaug Opsvik og Julius Berg Kaasin, jobber i advokatfirmaet Gjessing Reimers som representerte Appear TV i denne saken. De har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.