Immaterialrettsåret 2019 fikk en pangstart da Asker og Bærum tingrett avsa dom i den såkalte Bank Norwegian-saken om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste. Avgjørelsen inneholder noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsførings- og varemerkeretten, samt vurderingstemaet i markedsføringslovens generalklausul. IP-trollets omtale og vurdering av saken kan leses her.
%20-%20111_200622345_0.jpg)
Kilde: Patentstyrets register
Det er imidlertid verdt å nevne at NKU i etterkant av avgjørelsen har avgitt en ny uttalelse (sak 1/2019 av 11.3.19) vedrørende samme problemstilling. NKU viser til avgjørelsen fra Asker og Bærum tingrett, men fremhever at denne saken er anket og at spørsmålet ikke er endelig avklart gjennom rettspraksis. Etter dette skriver NKU: «Næringslivets konkurranseutvalg er fortsatt av den oppfatning at markedsføringslovens generalklausul favner videre og retter seg mot andre forhold enn det som fremholdes som varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholder sitt syn og den begrunnelse som er gitt i de tidligere uttalelser».
NKU fant at klagernes kjennetegn hadde tilstrekkelig særpreg og at de var innarbeidet i markedet på en slik måte at innklagedes kjøp av merkene som søkeord, innebar en «urimelig utnyttelse av klagernes innsats og resultater». Handlingen var følgelig i strid med markedsføringsloven § 25.
Årets første måneder har også gitt oss to avgjørelser fra lagmannsretten knyttet til domenenavn. I den første saken besluttet Borgarting å inndra domenenavnet Popcorn.time.no. Saken er tidligere omtalt her.
BSR er et svensk tuning-selskap som har drevet med trimming av biler, og levering av dertil egnede varer til bilentusiaster siden 1991. Etter et møte i 2010 ble BSR Svenska AB og Mitt Verksted AS enige om at sistnevnte skulle overta som distributør i Norge for BSRs varer og tjenester. Mitt Verksted kunne ikke få registrert flere domenenavn på seg, så det omtvistede domenet ble registrert på enkeltmannsforetaket til innehaveren (heretter kalt enkeltmannsforetaket). Avtalen ble sagt opp noen måneder før tiden av BSR, ettersom de ønsket en ny distributør for det norske markedet. Før avtalen ble sagt opp, ba BSR Mitt Verksted om å overføre domenet til dem. En ansatt hos Mitt Verksted sendte etter noe påtrykk over autirisasjonskoden, og eierskapet til domenet ble i Norids register overført til selskapet Dot No Nameisp Nr 80 LTDs norske avdeling. Dette selskapet har angivelig som formål å gi bistand til utenlandske selskaper slik at de oppfyller kravene for registrering av .no-domener.
Mitt Verksted gjorde gjeldende at det var de som var rettmessig eier av domenet, og det ble hevdet at de tidligere hadde fått overført rettighetene fra enkeltmannsforetaket. I vurderingen av om det forelå sikringsgrunn, fant lagmannsretten at det avgjørende måtte være om Mitt Verksted hadde krav på å få tilbakeført domenet. Lagmannsretten la til grunn at merket BSR var innarbeidet i Norge, og manglende registrering ikke kunne tillegges vekt.Videre skrev lagmannsretten følgende:
«Domenenavnet er nært knyttet til det svenske selskapets kjennetegn, jf. «bsr», og bruken av domenenavnet fra en konkurrerende virksomhet etter avsluttet samarbeid må antas å være i strid med BSR Svenska ABs immaterielle rettigheter og uansett i strid med markedsføringslovens regel om god forretningsskikk.»
Mitt Verksted gjorde gjeldende at BSR hadde gått frem på en «illojal måte» for å få utlevert autorisasjonskoden. Lagmannsretten fant ingen grunn til å vurdere dette, da Mitt Verksted ikke hadde klart å sannsynliggjøre at de burde få råderetten over domenet etter at distribusjonsavtalen opphørte. Hovedkravet om at domenet må overføres til Mitt Verksted var da ikke sannsynliggjort, og lagmannsretten hadde derfor ikke grunnlag for å gi midlertidig forføyning.
Lagmannsretten viste videre til at når sikringen var uberettiget som følge av at hovedkravet ikke var sannsynliggjort, er saksøkeren erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag, jf. tvisteloven § 32-11 (1). BSR mente at de hadde lidd omdømmetap og tapt fortjeneste ved at domenet var blitt sperret i tråd med avgjørelsen fra Oslo byfogdembete. Lagmannsretten fant dette godtgjort og tilkjente BSR 400 000,- i erstatning.
Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen
Striden mellom O. Mathisen AS (heretter OM) og The Coca-Cola Company (heretter Coca-Cola) ruller videre. Tingrettens avgjørelse om midlertidig forføyning der OM ble nektet å selge, markedsføre og distribuere brus under navnet JallaXXXXXX, ble anket til lagmannsretten, IP-trollets omtale om denne avgjørelsen kan leses her.
Lagmannsretten forkastet anken og sluttet seg i det vesentligste til tingrettens begrunnelse. Også lagmannsretten fant det bevist at de seks X-ene ble valgt for å erstatte hver bokstav i ordet sprite. Videre ble det vist til at det var sannsynliggjort at OM «bevisst har benyttet den situasjonen som forelå til å få oppmerksomhet omkring sine produkter». OM hadde handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, og Coca-Cola hadde sannsynliggjort sitt krav. Lagmannsretten fant også at det forelå sikringsgrunn, og anken ble forkastet.
Oslo tingrett opphevet ved dom KFIRs avgjørelse vedrørende flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. I motsetning til Klagenemnda, kom tingretten til at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. IP-trollets omtale om saken kan leses her.
En annen sak som gikk i mot KFIR er en patentsak, den såkalte luseskjørt-saken. Oppfinnelsen i saken var et fluidpermeabelt skjørt som skal forhindre at lakselus kommer inn i oppdrettsmerder. Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av luseskjørtet liggende synlig i havoverflaten. Nettet ble også heist opp og spylt i denne perioden. Etter KFIRs syn ville en fagkyndig tilskuer «ved hjelp av kikkert eller kamera» utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning, samt at maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Om KFIRs vurdering skrev tingretten følgende:
«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»
Tegning fra offentlig tilgjengelig patentsøknad
Kilde: Patentstyret
Retten viste videre til at patenthaver, Salgard, hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen hadde tenkt på eller hatt tro på løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet, ettersom:
«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen».
KFIR hadde lagt til grunn at også Salgards søknad om forskningsmidler var nyhetshindrende, men heller ikke dette var tingretten enig i. Retten fant at opplysningene i søknaden var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, og det hadde da ingen betydning at Salgard ikke hadde forhåndklassifisert søknaden som et dokument «unntatt offentligheten». KFIRs avgjørelse om å oppheve patentet var etter rettens syn feil og vedtaket ble kjent ugyldig.
Bedre gikk det derimot for KFIR i en sak om bruksplikt som Apple anket inn for tingretten. Saken omhandlet KFIRs vedtak om å slette varemerket SHERLOCK som følge av at merket ikke var blitt brukt på fem år, jf. varemerkeloven § 37 (1). Etter en gjennomgang av rettskildebildet fant tingretten at det rettslige vurderingstema i relasjon til om merket var brukt, måtte være om det var brukt «med henblikk på å skape eller bevare en avsetningsmulighet for varer og tjenesteytelser, og bruk av varemerke begrunnet i fastholdelse eller ervervelse av varer eller tjenester som beskyttes av varemerket».
Det aktuelle merket var tidligere brukt for en programvare, og det var etter rettens syn ikke tilstrekkelig at programvaren i den aktuelle bruksperioden var tilgjengelig for nedlastning gjennom innehaverens nettsted. Dersom dette skulle være tilstrekkelig, mente tingretten at anvendelsesområdet for sletting av merker brukt på programvare med hjemmel i varemerkeloven § 37, kunne bli svært begrenset.
Retten vektla også at innehaveren ikke hadde sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av programvaren i brukspliktperioden. Tingretten kom til at bruksplikten ikke var overholdt og at merket måtte slettes. Avgjørelsene til tingretten såvel som KFIR, samsvarer med vurderingen til EUIPO vedrørende samme merket.
Det er imidlertid verdt å nevne at NKU i etterkant av avgjørelsen har avgitt en ny uttalelse (sak 1/2019 av 11.3.19) vedrørende samme problemstilling. NKU viser til avgjørelsen fra Asker og Bærum tingrett, men fremhever at denne saken er anket og at spørsmålet ikke er endelig avklart gjennom rettspraksis. Etter dette skriver NKU: «Næringslivets konkurranseutvalg er fortsatt av den oppfatning at markedsføringslovens generalklausul favner videre og retter seg mot andre forhold enn det som fremholdes som varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholder sitt syn og den begrunnelse som er gitt i de tidligere uttalelser».
NKU fant at klagernes kjennetegn hadde tilstrekkelig særpreg og at de var innarbeidet i markedet på en slik måte at innklagedes kjøp av merkene som søkeord, innebar en «urimelig utnyttelse av klagernes innsats og resultater». Handlingen var følgelig i strid med markedsføringsloven § 25.
Årets første måneder har også gitt oss to avgjørelser fra lagmannsretten knyttet til domenenavn. I den første saken besluttet Borgarting å inndra domenenavnet Popcorn.time.no. Saken er tidligere omtalt her.
Den andre saken om domenenavn er en forføyningssak om råderetten over domenenavnet BSR-tuning.no. Denne er ikke tidligere omtalt av IP-trollet og fortjener noe bredere omtale.
Den norske avdelingen til selskapet DOT NO NAMEISP NR 80 LTD og selskapet BSR Svenska AB (heretter BSR), var gjennom midlertidig forføyning nektet å bruke domenet bsr-tuning.no. Domenet ble sperret i Norid. Saksøker var innehaveren av foretaket Mitt Verksted AS (heretter Mitt Verksted). I motsetning til Oslo Byfogdembete, kom lagmannsretten til at saksøker ikke hadde sannsynliggjort at de hadde krav på å få overført domenet bsr-tuning.no.
BSR er et svensk tuning-selskap som har drevet med trimming av biler, og levering av dertil egnede varer til bilentusiaster siden 1991. Etter et møte i 2010 ble BSR Svenska AB og Mitt Verksted AS enige om at sistnevnte skulle overta som distributør i Norge for BSRs varer og tjenester. Mitt Verksted kunne ikke få registrert flere domenenavn på seg, så det omtvistede domenet ble registrert på enkeltmannsforetaket til innehaveren (heretter kalt enkeltmannsforetaket). Avtalen ble sagt opp noen måneder før tiden av BSR, ettersom de ønsket en ny distributør for det norske markedet. Før avtalen ble sagt opp, ba BSR Mitt Verksted om å overføre domenet til dem. En ansatt hos Mitt Verksted sendte etter noe påtrykk over autirisasjonskoden, og eierskapet til domenet ble i Norids register overført til selskapet Dot No Nameisp Nr 80 LTDs norske avdeling. Dette selskapet har angivelig som formål å gi bistand til utenlandske selskaper slik at de oppfyller kravene for registrering av .no-domener.
BSR er et svensk tuning-selskap som har drevet med trimming av biler, og levering av dertil egnede varer til bilentusiaster siden 1991. Etter et møte i 2010 ble BSR Svenska AB og Mitt Verksted AS enige om at sistnevnte skulle overta som distributør i Norge for BSRs varer og tjenester. Mitt Verksted kunne ikke få registrert flere domenenavn på seg, så det omtvistede domenet ble registrert på enkeltmannsforetaket til innehaveren (heretter kalt enkeltmannsforetaket). Avtalen ble sagt opp noen måneder før tiden av BSR, ettersom de ønsket en ny distributør for det norske markedet. Før avtalen ble sagt opp, ba BSR Mitt Verksted om å overføre domenet til dem. En ansatt hos Mitt Verksted sendte etter noe påtrykk over autirisasjonskoden, og eierskapet til domenet ble i Norids register overført til selskapet Dot No Nameisp Nr 80 LTDs norske avdeling. Dette selskapet har angivelig som formål å gi bistand til utenlandske selskaper slik at de oppfyller kravene for registrering av .no-domener.
Mitt Verksted gjorde gjeldende at det var de som var rettmessig eier av domenet, og det ble hevdet at de tidligere hadde fått overført rettighetene fra enkeltmannsforetaket. I vurderingen av om det forelå sikringsgrunn, fant lagmannsretten at det avgjørende måtte være om Mitt Verksted hadde krav på å få tilbakeført domenet. Lagmannsretten la til grunn at merket BSR var innarbeidet i Norge, og manglende registrering ikke kunne tillegges vekt.Videre skrev lagmannsretten følgende:
«Domenenavnet er nært knyttet til det svenske selskapets kjennetegn, jf. «bsr», og bruken av domenenavnet fra en konkurrerende virksomhet etter avsluttet samarbeid må antas å være i strid med BSR Svenska ABs immaterielle rettigheter og uansett i strid med markedsføringslovens regel om god forretningsskikk.»
Mitt Verksted gjorde gjeldende at BSR hadde gått frem på en «illojal måte» for å få utlevert autorisasjonskoden. Lagmannsretten fant ingen grunn til å vurdere dette, da Mitt Verksted ikke hadde klart å sannsynliggjøre at de burde få råderetten over domenet etter at distribusjonsavtalen opphørte. Hovedkravet om at domenet må overføres til Mitt Verksted var da ikke sannsynliggjort, og lagmannsretten hadde derfor ikke grunnlag for å gi midlertidig forføyning.
Lagmannsretten viste videre til at når sikringen var uberettiget som følge av at hovedkravet ikke var sannsynliggjort, er saksøkeren erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag, jf. tvisteloven § 32-11 (1). BSR mente at de hadde lidd omdømmetap og tapt fortjeneste ved at domenet var blitt sperret i tråd med avgjørelsen fra Oslo byfogdembete. Lagmannsretten fant dette godtgjort og tilkjente BSR 400 000,- i erstatning.
 |
| Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX Foto: O. Mathiesen |
Striden mellom O. Mathisen AS (heretter OM) og The Coca-Cola Company (heretter Coca-Cola) ruller videre. Tingrettens avgjørelse om midlertidig forføyning der OM ble nektet å selge, markedsføre og distribuere brus under navnet JallaXXXXXX, ble anket til lagmannsretten, IP-trollets omtale om denne avgjørelsen kan leses her.
Lagmannsretten forkastet anken og sluttet seg i det vesentligste til tingrettens begrunnelse. Også lagmannsretten fant det bevist at de seks X-ene ble valgt for å erstatte hver bokstav i ordet sprite. Videre ble det vist til at det var sannsynliggjort at OM «bevisst har benyttet den situasjonen som forelå til å få oppmerksomhet omkring sine produkter». OM hadde handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, og Coca-Cola hadde sannsynliggjort sitt krav. Lagmannsretten fant også at det forelå sikringsgrunn, og anken ble forkastet.
Oslo tingrett opphevet ved dom KFIRs avgjørelse vedrørende flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. I motsetning til Klagenemnda, kom tingretten til at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. IP-trollets omtale om saken kan leses her.
En annen sak som gikk i mot KFIR er en patentsak, den såkalte luseskjørt-saken. Oppfinnelsen i saken var et fluidpermeabelt skjørt som skal forhindre at lakselus kommer inn i oppdrettsmerder. Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av luseskjørtet liggende synlig i havoverflaten. Nettet ble også heist opp og spylt i denne perioden. Etter KFIRs syn ville en fagkyndig tilskuer «ved hjelp av kikkert eller kamera» utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning, samt at maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Om KFIRs vurdering skrev tingretten følgende:
«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»
 |
| Tegning fra offentlig tilgjengelig patentsøknad Kilde: Patentstyret |
«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen».
KFIR hadde lagt til grunn at også Salgards søknad om forskningsmidler var nyhetshindrende, men heller ikke dette var tingretten enig i. Retten fant at opplysningene i søknaden var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, og det hadde da ingen betydning at Salgard ikke hadde forhåndklassifisert søknaden som et dokument «unntatt offentligheten». KFIRs avgjørelse om å oppheve patentet var etter rettens syn feil og vedtaket ble kjent ugyldig.
Bedre gikk det derimot for KFIR i en sak om bruksplikt som Apple anket inn for tingretten. Saken omhandlet KFIRs vedtak om å slette varemerket SHERLOCK som følge av at merket ikke var blitt brukt på fem år, jf. varemerkeloven § 37 (1). Etter en gjennomgang av rettskildebildet fant tingretten at det rettslige vurderingstema i relasjon til om merket var brukt, måtte være om det var brukt «med henblikk på å skape eller bevare en avsetningsmulighet for varer og tjenesteytelser, og bruk av varemerke begrunnet i fastholdelse eller ervervelse av varer eller tjenester som beskyttes av varemerket».
Det aktuelle merket var tidligere brukt for en programvare, og det var etter rettens syn ikke tilstrekkelig at programvaren i den aktuelle bruksperioden var tilgjengelig for nedlastning gjennom innehaverens nettsted. Dersom dette skulle være tilstrekkelig, mente tingretten at anvendelsesområdet for sletting av merker brukt på programvare med hjemmel i varemerkeloven § 37, kunne bli svært begrenset.
Retten vektla også at innehaveren ikke hadde sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av programvaren i brukspliktperioden. Tingretten kom til at bruksplikten ikke var overholdt og at merket måtte slettes. Avgjørelsene til tingretten såvel som KFIR, samsvarer med vurderingen til EUIPO vedrørende samme merket.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar