EU-domstolen i C‑395/16 Doceram: Funksjonelt betinget design er utelukket fra designbeskyttelse i den grad et utseendetrekk er valgt utelukkende for å oppnå en teknisk funksjon

EU-domstolen avsa 8.3.18 dom i sak C‑395/16 Doceram. Det ble her lagt til grunn at unntaket for designbeskyttelse for trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av en teknisk funksjon i designforordningen artikkel 8 nr. 1 utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon. Dette innebærer at man forkaster den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, hvor man går klar av unntaket dersom man kunne påvise kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Muligheten for å oppnå samme funksjon gjennom en annen utforming er imidlertid fortsatt relevant, men ikke avgjørende. 

Docerams sentreringsstifter

Denne avgjørelsen gikk litt under Immaterialrettstrollets radar da den kom tidligere i år. Men bedre sent enn aldri!

Etter designforordningen artikkel 8 nr. 1 kan et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det krystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever.

Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Denne tilnærmingen har vært lagt til grunn i praksis fra EUIPO (se blant annet R 690/2007-3, Lindner v. Franssons).

Doceram GmbH er innehaver av fire EU-design som beskytter sentrerinsstifter til sveiseprosedyer. Doceram saksøkte CeramTec GmbH med påstand om inngrep i disse designrettighetene, og CeramTec svarte med motsøksmål med påstand om at designregistreringene ble kjent ugyldig. Under ankebehandlingen for Oberlandesgericht Düsseldorf ble det stilt spørsmål til EU-domstolen om hvorvidt et design er utelukket etter forordningen artikkel 8 nr.

EU-domstolens avgjørelse

EU-design

nr. 000242730-0001

EU-domstolen la til grunn at hva som bare var bestemt av en teknisk funksjon etter forordningen artikkel 8 nr. 1 måtte anses som et EU-rettslig begrep (avsnitt 17-21). I mangel av en definisjon av «alene er bestemt af produktets tekniske funktion» måtte det legges til grunn at forordningen i seg selv ikke innebar at det forhold at det kan påvises et alternativt design som kan utføre samme funksjon ikke medførte at artikkel 8 nr. 1 ikke fikk anvendelse (avsnitt 22).

EU-domstolen påpekte at artikkel 3 bokstav a definerer «design» som «et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale». Videre er det etter kravet til individuell karakter i artikkel 6 nr. 1 og bestemmelsen om designs beskyttelsesomfang i artikkel 10 nr. 1 «helhetsinntrykket» designet gir som er det avgjørende (avsnitt 24). Det fulgte av dette at det er et designs utseende som er den avgjørende faktoren for beskyttelsen av et design (avsnitt 25). Samtidig innebærer forordningen ikke et krav til estetisk kvalitet (avsnitt 23, jf. fortalen 10. betraktning og Generaladvokaten avsnitt 27).

Dette synes å støtte en fortolkning av artikkel 8 nr. 1 som utelukker beskyttelse av design hvor behovet for å oppfylle en teknisk funksjon er den eneste faktoren som er bestemmende for designerens valg av et utseendeelement (avsnitt 26).

Dette underbygges av formålet med artikkel 8 nr.1 sammenholdt med fortalens tiende betraktning, som er å hindre at teknologisk innovasjon hindres ved at forordningen for beskyttelse for deler av et produkt som utelukkende har en teknisk funksjon (avsnitt 29).

Dersom det er tilstrekkelig å påvise et annet design som oppfyller den samme funksjonen, vil designhaver kunne registrere ulike varianter av det samme designet og i praksis få en enerett til den tekniske funksjonen (avsnitt 30). Dette vil i i praksis gjøre unntaket i artikkel 8 nr. 1 innholdsløst (avsnitt 30).

Artikkel 8 nr. 1 i forordningen måtte derfor tolkes slik at den utelukker designbeskyttelse av elementer av et produkts utseende dersom oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av disse elementene. Dette gjelder også om det foreligger andre design som kan oppfylle samme funksjon (punkt 31). Dersom visuelle aspekter også har hatt betydning for utformingen kan designet derimot gå klar av unntaket.

Gjennom sitt andre spørsmål ville Oberlandesgericht Düsseldorf ha svar på hvilken fremgangsmåte som skal legges til grunn ved vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement. EUIPO hadde i sin praksis lagt til grunn at man i denne vurderingen måtte ta utgangspunkt i en «reasonable observer who looks at the design and asks himself whether anything other than purely functional considerations could have been relevant when a specific feature was chosen» (R 690/2007-3 Lindner v. Fransson, avsnitt 36). Dette ble avvist av EU-domstolen, som i tråd med Generaladvokatens anbefaling la til grunn at man ikke skulle ta utgangspunkt i en slik «objektiv iakttager», «informert bruker» eller tilsvarende fiktiv person (avsnitt 35 og 37). En slik vurdering skal i stedet gjøres «med hensyn til det omhandlede design, objektive omstændigheder, der tydeliggør begrundelsen for at vælge elementerne af det pågældende produkts udseende, oplysninger om produktets brug samt om der foreligger alternative design, der gør det muligt at opnå den samme tekniske funktion, for så vidt som de understøttes af pålideligt bevismateriale» (avsnitt 37)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Kilde: G.E. Schmnidt

Gjennom sin avgjørelse i C‑395/16 Doceram bidrar EU-domstolen til avklaring av et av de mer omdiskuterte designrettslige spørsmålene etter vedtakelsen av designforordningen og designdirektivet.

Helt død er «multiplicity of forms»-tilnærmingen likevel ikke, da eksistensen av alternative design som kan oppfylle den samme funksjonen er en av flere momenter det skal tas hensyn til i vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement (avsnitt 37). 

Hvor listen skal legges for denne vurderingen er imidlertid alt annet enn klart. At det uansett vil være snakk om et relativt snevert unntak illustreres imidlertid av spørsmålet om hva som er konsekvensen av at et element er utelukket fra designbeskyttelse. Unntaket for utseendetrekk som har en teknisk funksjon gjelder etter designforordningen artikkel 8 nr. 1 nemlig bare for «de elementer af et produkts udseende» som er funksjonelt bestemt . Dette innebærer at bestemmelsen retter seg mot bestemte utseendemessige trekk – ikke designen som helhet. Dette innebærer at det ikke uten videre blir snakk om å oppheve en designregistrering som sådan fordi den har funksjonelle trekk. Forordningen gir derimot ingen veiledning hva dette nærmere innebærer. 

Fjortende betraktning i fortalen til direktivet legger imidlertid til grunn at «de elementer af et mønster» som er utelukket fra beskyttelse fordi de er funksjonelle ikke skal ha «indflydelse på vurderingen af, om andre elementer af mønstret opfylder kravene til beskyttelse». (Fortalen til forordningen bruker ikke tilsvarende formulering.) Tatt på ordet trekker dette i retning av en form for subtraksjonsvurdering, hvor man trekker fra de funksjonelle elementene of vurderer individuell karakter for resten av designet. Denne tilnærmingen minner om den «any hardware approach» som Det europeiske patentverket bruker ved vurderingen av patenterbarheten til informasjonsteknologiske oppfinnelser (se nærmere, G 3/08 Programs for computers).

Der er ganske intuitivt at dette er en dårlig tilnærming i designretten. Individuell karakter skal etter designforordningen artikkel 6 vurderes som helhet. En subtraksjonstilnærming vil derimot føre til at man bare vurderer individuell karakter bare for deler av et design. Praksis fra EUIPO legger derfor til grunn at det bare der alle de sentrale utseendetrekkene i et produkt bare er bestemt av en teknisk funksjon, at dette fører til opphevelse av designregistreringen. Dette fremgår blant annet av OHIMs appellkammers avgjørelse i Dr. Oetker v Zaklad, R 1114/2007-3: 

«The fact that a particular feature of a product’s appearance is denied protection by Article 8(1) CDR does not mean that the whole design must be declared invalid, pursuant to Article 25(1)(b) CDR, on the ground that it does not ‘fulfil [one of] the requirements of Articles 4 to 9’. The last sentence of the 10th recital in the preamble to the Regulation makes it clear that the design as a whole may be valid even though certain features of the design are denied protection. The design as a whole will be invalid only if all the essential features of the appearance of the product in question were solely dictated by its technical function.» (avsnitt 17, kursivert her)

Kort oppsummert innebærer dette at dersom oppnåelsen av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av alle de sentrale utseendetrekkene i et produkt, så skal designet kjennes ugyldig. Dette legger fortsatt listen ganske høyt for hvilke design som skal utelukkes fra designbeskyttelse fordi det inneholder funksjonelle trekk. Samtidig holder det muligheten åpen for å utelukke design som i all hovedsak bare er funksjonelt betinger fra designbeskyttelse.