Hordaland tingrett: Ingen ulovlig etterlikning av vintersko

Den 28. april 2022 avsa Hordaland tingrett dom i saken mellom TBL Licensing LLC (Timberland) og Sport Outlet AS (sak 21-032741TVI-THOD/TVI). Saken gjaldt spørsmål om ulovlig etterlikning av flere skomodeller og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt motkrav om erstatning. Retten kom til at det verken forelå etterlikning, forvekslingsfare eller brudd på god forretningsskikk.

Skrevet av gjestetroll Karna Fog (advokatfullmektig, Brækhus)

Bakgrunn

Saksøker TBL Licensing LLC er søsterselskap av Timberland LLC (heretter Timberland). Timberland ble grunnlag i USA i 1952 og er en kjent produsent og tilbyder av sko, klær og annet tilbehør innen sport og fritid. De er spesielt kjent for sin «Yellow Boots» eller «The Original 6-Inch Boot» som ble lansert I 1973. Skoen har senere kommet i flere farger, men modellen har sett mer eller mindre lik ut siden lansering.  

Timberlands "Yellowbooth"
(Wikipedia, CC BY-SA 4.0 )

Saksøkte Sport Outlet er en norsk sportslavpriskjede etablert i 2012 med en rekke utsalg forskjellige steder i landet.

Timberland begjærte 7. desember 2020 midlertidig forføyning overfor Sport Outlet med krav om at sistnevnte forbys å importere, markedsføre og produsere ti oppgitte skomodeller. Timberland mente at disse utgjorde inngrep i deres produkter. Et sammenliknende eksempel er tilgjengelig her.

Begjæringen ble tatt til følge av Hordaland tingrett. Retten avsa 16. desember 2020 kjennelse på at Sport Outlet måtte tilbakekalle produktene fra alle forhandlere i Norge og på internett. Etter etterfølgende muntlig forhandling ble kjennelsen opprettholdt for fire av skomodellene.

Den 1. mars 2021 tok Timberland ut stevning med krav om forbud av salg og markedsføring av alle de påståtte etterligningene. Sport Outlet påsto seg frifunnet og gikk til motkrav med krav om erstatning for tapt omsetning som følge av forbudet i den midlertidige forføyningen.  

Tingrettens avgjørelse

For tingretten anførte Timberland at saksøkte har begått illojale konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 ved systematisk å ha gått til innkjøp av etterlikninger for å utnytte Timberlands kommersielle suksess gjennom 50 år. Saksøker anførte at helhetsinntrykket av skoene var identiske og at dette medfører forvekslingsfare.

Spørsmålet for retten var hvorvidt det forelå en ulovlig etterlikning av saksøkers sko etter markedsføringsloven § 30 og hvorvidt saksøkte har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten viste innledningsvis til at hensynet til innovasjon og nyskaping oppstiller som utgangspunkt at etterlikninger av andres produkter er tillatt, men at etterlikningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30 skal beskytte mot illojale og urimelige utnyttelser av andres investeringer og innsats.

Retten kom til at det ikke forelå ulovlige etterlikninger av noen av skomodellene. Til tross for at det var klare likheter mellom skoene var det ikke sannsynliggjort at Timberlands sko var benyttet som forbilde for de påståtte kopiene. Retten uttalte at Timberlands design kan ha vært beskyttet på et tidligere tidspunkt, men at utviklingen i markedet har ført til mange liknende skomodeller i kategorien. Timberland har ikke enerett til å benytte lys brun i kombinasjon med kontrastfarger, et design som ifølge retten «oversvømmer markedet». Produktoriginaliteten kan derfor ikke anses å være spesielt høy i dag.

Store deler av designet er funksjonelt betinget og variasjonsmulighetene er derfor begrenset. Saksøkte har etter rettens syn benyttet de variasjonsmulighetene som finnes blant annet ved at «detaljer i forhold til former, sømmer, overlapping osv. er forskjellig», og konkluderte med at det ikke forelå en etterlikning.

 

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at innkjøpene har søkt å utnytte Timberlands markedsposisjon på en urimelig måte. Det påpekes blant annet at de tolv produktene er kjøpt fra fire ulike aktører, over en periode på fire år.

 

Videre forelå det etter rettens oppfatning ikke forvekslingsfare. Timberlands målgruppe anses merkebevisst og det er derfor høyst tvilsomt at det er fare for forveksling med saksøktes produkt. I vurderingen ble pris, kvalitet og bruk av merkevare vektlagt som momenter som tilsa at det ikke forelå forvekslingsfare. Saksøkers produkter selges ikke av saksøkte og skoene er markedsført under egne merkevarer som ikke kan forveksles med Timberlands logo. Samtlige sko og skoesker er merket med disse. Retten mente derfor at det «åpenbart» ikke forelå ulovlige etterligninger av Timberlands sko.

 

Etter rettens syn forelå det heller ikke andre forhold som tilsa at markedsføring og salg av de påståtte kopiskoene utgjorde handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Timberlands krav ble derfor avvist og Sport Outlet frifunnet for brudd på markedsføringsloven.

Sport Outlets erstatningskrav på ca. kr. 16,5 millioner kroner som følge av tapt fortjeneste, ble imidlertid heller ikke ansett sannsynliggjort. Den fremlagte dokumentasjonen ble ansett å være for overfladisk og generell til å danne et forsvarlig grunnlag for et krav av denne størrelsen. Etter en konkret vurdering fant retten det sannsynliggjort at Sport Outlet hadde lidt et tap på 5 millioner kroner som Timberland ble dømt til å erstatte.

Noen bemerkninger

I sin vurdering synes retten til en viss grad å vektlegge at saksøker ikke har gått til sak mot andre produsenter og distributører av liknende skomodeller.

Med dette synes retten å legge til grunn at et mulig beskyttelsesverd kan bortfalle eller minke ved manglende aktivitet. Det er imidlertid ingen aktivitetsplikt for å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. At det i et trendbilde kan oppstå mange liknende produkter på markedet og at beskyttelsen av den grunn kan bli snevrere er en annen sak. Et selskap må imidlertid selv ha anledning til å vurdere hvor aggressiv en skal være i beskyttelsen av eget produkt, uten at det skal få betydning for hvorvidt det foreligger vern etter markedsføringsloven.

Det er heller ikke gitt at en slik aktivitet vil utspille seg i offentligheten. Det kan tenkes at saksøker har vurdert produktene, men konkluderte med at likheten ikke er tilstrekkelig, eller av andre grunner har kommet til at prosessrisikoen er for høy eller ulempene ved å forfølge for store. Likefullt kan det være inngått minnelige løsninger som ikke er offentlig kjent. Det kan derfor stiller spørsmål ved hvor langt Hordaland tingrett har gått i å vektlegge dette momentet.

Saken er anket og ankesaken gikk for Gulating lagmannsrett 12. – 14. desember 2022.