Universitetet i Oslo Foto: CC - Bjørn Erik Pedersen |
Høyesterett avsa i oktober 2020 dom i saken mellom Roya Sabetrasekh, tidligere forsker ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo («UiO»), og Staten v/UiO. Spørsmålet i saken for Høyesterett var om Sabetrasekhs rett til en oppfinnelse hun hadde gjort mens hun var stipendiat var overdratt til UiO som arbeidsgiver, slik at hun hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Jeg finner også grunn til å redegjøre for deler av prosesshistorikken og interessante spørsmål som har vært reist forut for Høyesteretts behandling av saken.
Saken er tidligere
omtalt i NRK Brennpunkts dokumentar «Patentjegerne» som ble sendt på NRK 16.
desember 2014, og saken må sies å reise interessante rettslige og forskningsetiske
spørsmål.
Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for saken var at Sabetrasekh, som en del av arbeidet med sin doktorgradsavhandling på odontologisk fakultet ved UiO, hadde skrevet utkast til en artikkel som beskrev en oppdagelse hun hadde gjort. Sabetrasekhs arbeid besto i å dyrke beinceller i en vannoppløselig cellulosegel. Cellulosegelen bar navnet Histocare, og var utviklet av den svenske professoren Christer Busch. Det var det svenske selskapet Ascendia AB som produserte Histocare. Professor Busch og doktorgradsveilederne til Sabetrasekh var medforfattere til Sabetrasekhs artikkel, og det var løpende kontakt mellom professor Busch og veilederne i form av diverse e-postutvekslinger, hvor det også oppstod spørsmål om patentering. I arbeidet med patentering bisto en av Sabetrasekhs veiledere det svenske selskapet Ascendia i utarbeidelse av patentsøknadene. Sabetrasekh var ikke kjent med denne bistanden, og ble først tre år senere kjent med at deler av tekst, bilder og grafer i artikkelutkastet var benyttet i flere patentsøknader. Patentsøknadene ble allment tilgjengelig i november 2008. På dette tidspunkt hadde ikke Sabetrasekh publisert sin doktorgradsavhandling med blant annet den omtalte artikkelen. Dette skjedde først i 2010. Selskapet ble meddelt patent i USA, Japan og Europa.
Det odontologiske fakultet, UiO Foto: CC - Mahlum |
Sabetrasekh
saksøkte på denne bakgrunn sin tidligere arbeidsgiver UiO, Ascendia og
professor Busch i 2015. Saken har reist flere interessante spørsmål.
For det første
reiste saken et prosessuelt spørsmål om saken mot Ascendia og professor Busch kunne
reises for Oslo tingrett, da begge saksøkte var hjemmehørende i Sverige.
Etter Luganokonvensjonens hovedregel i artikkel 2, skal kravene fremmes i Sverige og ikke i Norge.
Retten
drøftet hvorvidt eventuelle unntak fra hovedregelen kom til anvendelse, men kom
til at søksmålet mot de svenske saksøkte ble avvist av domstolene på grunn av
manglende verneting. Retten fant ikke grunnlag for subjektiv kumulasjon etter Luganokonvensjonen
artikkel 6 nr. 1, jf. tvisteloven § 4-8. Erstatningskravene mot Ascendia og
professor Busch kunne heller ikke fremmes som følge av at den anførte
erstatningsbetingende skade verken var voldt eller oppstått i Norge, jf.
Luganokonvensjonen 2007 artikkel 5 nr. 3 om erstatningsverneting, jf. tvisteloven
§ 4-8. Til behandling for norske domstoler sto dermed bare tvisten mellom
Sabetrasekh og UiO.
For det andre
reiste saken interessante spørsmål knyttet til om Sabetrasekh måtte anses som
oppfinner/medoppfinner til oppfinnelsen, og om hun derfor hadde krav på godtgjøring,
oppreisning og erstatning (de to sistnevnte kravene var kun behandlet i tingretten).
Sabetrasekh
anførte at hun hadde gjort eller bidratt til en oppfinnelse ved sin ansettelse
ved UiO. For å kunne anses som ene- eller medoppfinner følger det av både
praksis og juridisk teori at det er en forutsetning at man har ytt et
selvstendig intellektuelt bidrag. Tingretten viser til Are Stenvik, Patentrett,
3. utgave 2013, side 252, hvor dette er beskrevet slik:
«For at en person skal anses som medoppfinner, må han ha ytt et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. En rent praktisk medvirkning er ikke nok. En ingeniør som foretar beregninger o.l. etter instruksjoner fra en overordnet, eller en mekaniker som bygger en prototyp etter tegninger han får seg forelagt, kan således ikke anses som medoppfinner. Det samme gjelder den som har finansiert eller organisert arbeidet, f.eks. i egenskap av arbeidsgiver. På den annen side er det ikke nødvendig at bidraget utgjør en oppfinnelse i seg selv. Det kan f.eks. etter omstendighetene være nok å ha stilt problemet selv om andre har funnet frem til løsningene»
Bilde: CC - KrishnenduRoy |
Lagmannsretten kom
under tvil til at Sabetrasekhs bidrag til oppfinnelsen var tilstrekkelig, slik
at hun måtte anses å være medoppfinner til oppfinnelsen. Lagmannsretten foretok en konkret vurdering av om bidraget til oppfinnelsen
kunne anses som et selvstendig intellektuelt bidrag, og kom til at Sabetrasekh
skulle anses som medoppfinner:
«Etter lagmannsrettens vurdering er det mye som taler for at dyrking av celleaggregat i ren Histocare-gel, med medium i et lag under gelen, er del av det som det er gitt patentbeskyttelse for. Dette var As selvstendige idé. Hun utførte arbeidet og gjenskapte senere celleaggregater dyrket fram på denne måten.»
Lagmannsretten kom
derimot til at Sabetrasekh ikke hadde krav på rimelig vederlag etter
arbeidstakeroppfinnelsesloven. Rettens oppfatning var at UiO ikke hadde
ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh, hvilket er en forutsetning for at
oppfinner skal ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven.
Sistnevnte var det sentrale spørsmålet for Høyesterett, se under.
For det tredje
reiste saken spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter
åndsverkloven, jf. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven.
Tingretten kom til
at Sabetrasekh ikke hadde krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret. Det
var ikke UiO som hadde tilgjengeliggjort artikkelutkastene. Det var veilederen,
som på forespørsel fra Ascendia foretok en vurdering og ga innspill på utkastet
til patentsøknaden. Spørsmålet var om UiO kunne holdes ansvarlig for et
økonomisk tap etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1,
som lyder slik:
«Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet»
For å bli ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret er det en forutsetning at skaden har skjedd under utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren (Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 4. utgave, s. 182).Tingretten uttalte at det ikke var grunnlag for å identifisere veilederens handlinger med UiO, da de kom til at veilederen opptrådte som privatperson. Retten uttalte videre at et slikt krav i så fall måtte rettes mot Ascendia som hadde benyttet artikkelen i patentsøknaden uten å sørge for å innhente samtykke til dette. Sabetrasekh har som nevnt ikke anledning til å reise et slikt krav mot Ascendia for norske domstoler, jf. ovenfor om avvisning av dette kravet som følge av manglende verneting. Dette kravet må i så fall reises for svenske domstoler.
Lagmannsretten kom
imidlertid til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for
kravet om erstatning etter åndsverkloven. Retten la til grunn at offentliggjøring
av Ascendias patentsøknad i november 2008 innebar et inngrep i Sabetrasekhs
opphavsrett til artikkelen. Lagmannsretten kom videre til at det forelå
ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for UiO, da veilederens handlinger
måtte anses uaktsomme. Retten mente at det var uaktsomt av veilederen å
samarbeide med Ascendia og professor Busch om patentsøknaden der artikkelen
inngikk uten å orientere Sabetrasekh slik at hun kunne ivareta sine interesser.
Videre kom retten til at handlingene ikke gikk utover det universitetet med
rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. nr. siste punktum:
«[Veilederens] handling går ikke ut over det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 siste punktum. Universitetet er generelt kjent med at de ansatte har kontakter og oppdrag utenfor universitetet. Det er derfor laget egne rapporteringsrutiner mv. Det er også laget regler og retningslinjer for relasjonen mellom veileder og doktorgradsstipendiat. Kontakten med Christer Busch/Ascendia hadde nær sammenheng med veilederoppgaven overfor A, og oversendelsen av artikkelutkastene ble etter det opplyste i utgangspunktet gjort som ledd i det akademiske samarbeidet. Det ligger ikke utenfor det universitetet kunne regne med at et slikt samarbeid kunne utvikle seg til noe mer og uten at [veilederen] gjorde tilstrekkelig for å beskytte stipendiatens opphavsrettigheter. At en veileder kan bidra til at en doktorgradsstipendiats arbeider blir misbrukt av utenforstående kan ikke anses å falle utenfor det universitetet med rimelighet kan forvente. Det vises til Rt-2000-211 (DnB-dommen) og Rt-2008-755 (hjemmehjelp-dommen).
Lagmannsrettens konklusjon er at staten ved Universitetet i Oslo er ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven (1961) § 55»
Erstatningskravet førte imidlertid ikke frem, da det ikke var dokumentert at artikkelen ville gitt Sabetrasekh royaltyinntekter. Slik sett kan man tenke seg at saken kunne hatt et rimeligere resultat for Sabetrasekh dersom hun hadde klart å sannsynliggjøre royaltyinntekter på artikkelen. Det er verdt å merke seg at saken reiste spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh kunne dokumentere et økonomisk tap, hvilket er et vilkår for å kunne tilkjenne erstatning. Økonomisk tap ved urettmessig bruk av immaterielle rettigheter, såkalte inngrepssaker, kan ofte være vanskelig å måle og tallfeste. Dette var også noe av bakgrunnen for at lovgiver styrket rettighetshavers stilling ved å innføre regler i den nye åndsverkloven som gjorde håndhevingen av inngrep, herunder utmåling av vederlag og/eller erstatning, enklere. (I denne kommentaren går jeg ikke inn på hvorvidt det eksisterte en ulovfestet regel om vederlag etter åndsverkloven av 1961. For videre lesing om krav på økonomisk kompensasjon for rettighetsinngrep etter åndsverkloven, se Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave, s. 512 flg.) Etter reglene i åndsverkloven fra 2018 kan rettighetshaver som blir utsatt for inngrep i opphavsretten kreve både vederlag og/eller erstatning, hvor det for vederlag ikke stilles krav om å måtte dokumentere et økonomisk tap, jf. åvl. 81. Denne regelen skiller seg dermed vesentlig fra det som var tilfellet etter den nå opphevede åvl. § 55. Tilsvarende regler finnes også i de øvrige immaterialrettslovene.
Høyesteretts avgjørelse
Da Høyesterett
skulle vurdere saken var det kun spørsmålet om krav på rimelig vederlag etter
arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 som skulle prøves. Spørsmålet om
medoppfinnerrett ble skåret bort fra behandlingen i Høyesterett, og Høyesterett
tar følgende forbehold om spørsmålet:
«(29) Lagmannsretten kom som nevnt til at A er medoppfinner til den oppfinnelsen Ascendia AB fikk patent på. Dette har universitetet bestridt. Høyesteretts ankeutvalg besluttet at det foreløpig ikke skal forhandles over dette spørsmålet. Min omtale av As oppfinnelse eller medoppfinnelse må derfor forstås med forbehold om at Høyesterett ikke tar stilling til spørsmålet»
Foto: CC - Woody Hibbard |
Forbeholdet må
trolig forstås slik at spørsmålet om medoppfinnelsesrett ikke er rettskraftig
avgjort dersom det skulle være aktuelt å reise en ny sak. Det er imidlertid noe
vanskelig å se hvilke krav Sabetrasekh kan reise ved en eventuell ny sak, da
spørsmålet om UiOs arbeidsgiveransvar overfor veilederen hva gjelder brudd på
åndsverkloven er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens avgjørelse. Det kan
vel tenkes at det i så fall vil være spørsmål om arbeidsgiveransvar for
veilederens medvirkning til at Ascendia AB kunne utnytte oppfinnelsen.
Heller ikke i
siste instans fikk Sabetrasekh medhold, og resultatet i saken er dermed at
Sabetrasekh ikke mottar noen økonomisk kompensasjon fra UiO.
For å ha krav på
rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 er det et krav at arbeidsgiver
må ha fått seg overdratt retten til oppfinnelsen. Bestemmelsens første ledd lyder
slik:
«Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten»
Loven oppstiller
to ulike måter arbeidsgiver kan erverve oppfinnelsen på, og selve
ervervsspørsmålet er det sentrale i saken for Høyesterett. Arbeidsgiver kan
enten erverve rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven
§ 4, eller arbeidsgiver kan erverve retten «på annet grunnlag».
For at
arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av
arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 er det flere formkrav i loven som må være
oppfylt. Utgangspunktet er at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 på visse vilkår
gir arbeidsgiver rett til å kreve oppfinnelsen «helt eller delvis overført til
seg». En arbeidstaker som gjør en oppfinnelse, skal derfor «uten unødig
opphold» varsle arbeidsgiver om oppfinnelsen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven
§ 5. Dersom arbeidsgiver vil erverve rettigheter til oppfinnelsen, må
arbeidsgiver melde tilbake innen 4 måneder fra de mottok meldingen, jf.
arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6. Dersom arbeidsgiver erverver oppfinnelsen,
har arbeidstaker krav på rimelig godtgjøring etter § 7.
Bestemmelsene kan
fremstå formalistiske. Høyesteretts avgjørelse illustrerer likevel viktigheten
av bestemmelsene og formkravene. Etterlevelse av formkravene vil sette
arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen, forutsatt
at arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Det er også verdt å merke seg at
loven som utgangspunkt er fravikelig, slik at arbeidsgiver kan gi andre
retningslinjer om hvordan melding skal gis, hva den skal inneholde og hvor lang
frist arbeidsgiver har til å svare. Plikten til å gi rimelig vederlag etter
overtakelse av oppfinnelsen er imidlertid preseptorisk, slik at arbeidsgiver
ikke kan avtale seg bort fra det, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2, jf. §
7 første ledd.
I saken hadde
Sabetrasekh ikke sendt melding om oppfinnelsen i samsvar med § 5. UiO hadde
derfor heller ikke gitt en skriftlig underretning etter § 6. Spørsmålet for
Høyesterett var derfor om UiO hadde ervervet rett til oppfinnelsen «på annet
grunnlag» etter § 7.
Et viktig legislativt
hensyn ved arbeidstakeroppfinnelsesloven er å verne arbeidstakerens interesser.
Dette fremheves av Høyesterett med henvisning til forarbeidene til § 7. Kravet
på rimelig vederlag er ansett som lovens viktigste når det gjelder bestemmelser
som skal verne om arbeidstakers interesser. Likevel er det vanskelig å være
uenig i at det konkrete resultat som Høyesterett kommer til fremstår som lite
rimelig og gir arbeidstaker i denne saken et svakt vern for uaktsomhet på
arbeidsgivers side.
For at arbeidsgiver
skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag» oppstiller
Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller
godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til
oppfinnelsen:
«(37) Lagmannsretten har bygget på at arbeidstakeren får krav på godtgjøring dersom «arbeidsgiveren kan sies å ha disponert over oppfinnelsen som om arbeidsgiver hadde rett til det». Jeg er enig i at slike handlinger etter omstendighetene kan gi grunnlag for erverv av rettigheter. Men forutsetningen må være at arbeidstakeren har akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, det vil si gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.
(38) Mangler arbeidstakerens aksept eller godkjennelse, er arbeidsgiverens disponering over oppfinnelsen ikke rettmessig. Dette kan etter omstendighetene gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for slike rettskrenkelser er imidlertid ikke hjemlet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.
(39) I et tilfelle som her må det derfor foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre rett til oppfinnelsen fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren. Spørsmålet om slik binding foreligger, må avgjøres etter alminnelige avtalerettslige regler» (min understreking)
Dersom det ikke
foreligger slik godkjenning eller aksept vil arbeidsgivers disponering over
oppfinnelsen ikke være rettmessig, og Høyesterett viser til at slike tilfeller
etter omstendighetene kan gi arbeidstakeren krav på erstatning etter
alminnelige erstatningsregler, men ikke vederlag etter
arbeidstakeroppfinnelsesloven. For å kunne kreve vederlag etter sistnevnte må
det «foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet
seg til å overføre retten». Hvorvidt binding foreligger må avgjøres etter
alminnelig avtalerettslige regler.
Høyesterett kom
til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen «på annet grunnlag». Det at
veilederen ensidig hadde rådet over oppfinnelsen uten Sabetrasekhs kunnskap
kunne ikke forplikte Sabetrasekh til å overdra oppfinnelsen til UiO. Nettopp fordi
Sabetrasekh ikke var kjent med hvordan veilederen samarbeidet med det svenske
selskapet og professor Busch kunne hun derfor ikke ha bundet seg – verken
uttrykkelig, stilltiende eller ved passivitet. At Sabetrasekh hadde stått på
kopi i en e-post hvor det diskuteres at det svenske selskapet vurderer å søke
patent og at veilederen dermed var kjent med dette kunne heller ikke anses som
en aksept eller stilltiende godkjenning av at UiO ervervet hennes rettigheter.
Høyesterett uttaler også at veilederen ved denne e-posten ikke disponerer over
Sabetrasekhs rettigheter til oppfinnelsen, da e-posten fremstår som et utspill
om å inngå avtale med det svenske selskapet – en avtale som aldri ble inngått.
Varemerkeregistrering nr. 234745. |
Avsluttende bemerkninger – viktigheten av klare retningslinjer og forskningsetikk
Høyesteretts avgjørelse
må etter min vurdering likevel sies å være i tråd med arbeidstakeroppfinnelseslovens
formål – å verne arbeidstakeren, selv om det konkrete resultat kan synes
urimelig. Avgjørelsen innebærer nettopp at arbeidstaker ikke kan bli bundet til
å overdra sine rettigheter, uten selv å ha akseptert og godkjent overdragelsen.
Det må derfor være en bevissthet rundt overdragelsen fra den ansattes side både
dersom en velger å benytte fremgangsmåten i § 4, jf. § 6, eller at man inngår
avtale på annet grunnlag.
Avgjørelsen bør også være en vekker for FoU-virksomheter for hvordan man innretter virksomheten, utarbeider interne retningslinjer og ansettelsesavtaler, samt informerer de ansatte. I så måte er det også avgjørende at virksomhetene skaper en bevissthet blant sine ansatte rundt hva som skal til for å komme i en posisjon hvor arbeidsgiver vurderer hvorvidt oppfinnelsen skal overdras. Det er først når den ansatte har kommet i denne posisjonen at det kan være tale om vederlag, alt avhengig av om arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Like fullt bør også avgjørelsen derfor være en vekker og skape nysgjerrighet hos den ansatte for hvordan man skal innrette seg for å komme i en slik posisjon.
Foto: CC - Clayton Shonkwiler |
I tillegg reiser
saken spørsmål ut over de juridiske problemstillingene, blant annet
forskningsetiske spørsmål. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk har til Uniforum uttalt at det å «redusere den nylig avsluttede patentsaken til kun en
juridisk problemstilling, blir å se vekk fra hovedsaken i konflikten». Han peker på at dersom UiO reduserer dette til å bli en sak de vant, og ikke
ser noe kritikkverdig i egen framferd, da har institusjonen et stort problem. Hva
gjelder forskningsetikk uttaler Solbakk følgende:
«Altså, her har en professor gått bak ryggen på sin stipendiat for å assistere en tredjepart i utvikling av patentsøknad basert på arbeid fra stipendiatens avhandling. Sannsynligvis er det riktig at denne framferden ikke er i strid med noe eksisterende lovverk. Men den er i sterk strid med alt som har å gjøre med god forskning i etisk forstand. Det er brudd på grunnverdiene når det gjelder å bevare integritet i forskningen.»
Fra det siterte
fremgår det at etikkprofessor Solbakk mener at veilederens handlinger og
opptreden i denne saken står i sterk strid med god forskningsetikk.
Retten har også
kommentert veilederens opptreden. I tingrettens dom fremkom det at veilederen,
etter rettens oppfatning har «opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin
arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden i og med at forsøkene var
utført ved UiO». Også lagmannsretten har vist til at man som veileder og overordnet
har et lojalitets- og omsorgsansvar, og «en plikt til å ikke blande arbeidet
for universitetet sammen med Busch/Ascendias næringsinteresser». Det er
vanskelig å være uenig i rettens uttalelser på disse punkter, hvilket igjen
underbygger viktigheten av å ha gode rutiner for forvaltning og håndtering av
IPR som oppstår i virksomheter.
UiO, ved
universitetsdirektør Arne Benjaminsen, har uttalt at UiO i dag har bedre
systemer for innmelding og håndtering av oppfinnelser og rettigheter enn hva de
hadde da saken oppstod. Han sier videre at de vil følge opp dommen nøye, og kartlegge hva slags læring
de kan trekke ut av den. Målet er å ikke havne i en lignende situasjon igjen.
Avgjørelsen gir grunn til å understreke og minne om viktigheten av klare IPR-klausuler i ansettelsesavtaler, interne retningslinjer for håndtering av IPR, samt retningslinjer og veiledere for forskningsetikk. Forutberegnelighet på dette området vil være til klar fordel for både arbeidsgiver og den ansatte.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar