Rett før
fellesferien avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte «iPhone»-saken om
varemerkebruk (LB-2018-62352). Saken gjaldt krav fra Apple Inc. om
destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som den uautoriserte
iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde
importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på
innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene
ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne fjernes med sprit. I motsetning til
Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte Borgarting lagmannsrett med at
innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven (vml.)
§ 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene
var tildekket.
Apples norske varemerkeregistrering 217659
("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)
|
Som mange
IP-troll der ute vil ha fått med seg var hva som skal anses som
varemerkerettslig relevant bruk en av fjorårets mest aktuelle problemstillinger
på immaterialrettsområde med flere norske avgjørelser, samt EU-domstolens avgjørelse i den
såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her).
Forholdet i
iPhone-saken var at Henrik Huseby importerte mobiltelefonskjermkomponenter til
iPhone (i dette tilfellet iPhone 6 og 6S) fra Kina. Skjermkomponentene var
merket med Apples eplelogo (norsk
varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var
imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne).
Tolletaten beslagla i 2017 63 slike skjermkomponenter og sendte melding til
Apple som krevde destruksjon av skjermene som følge av varemerkeinngrep. Huseby
motsatte seg destruksjonen og hevdet at skjermkomponentene ikke gjorde inngrep
i eplelogoen fordi det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk ettersom logoen
var tildekket. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på
sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge
avgjørelsene kommet med til dels ulike forklaringer på opphavet, men hevdet for
lagmannsretten at det var snakk om skjermer som var «refurbished», det
vil si sammensatt av deler som både kan være nye og brukte, samt originale og
uoriginale.
Oslo tingrett
konkluderte i februar 2018 med at de tildekkede eplelogoene ikke utgjorde
varemerkerettslig relevant bruk etter vml. § 4. Etter tingrettens vurdering
forelå det ikke fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Ved
vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for
sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til
de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av
skjermene forøvrig.
Lagmannsrettens
avgjørelse
I ankesaken var hovedproblemstillingen
for Borgarting lagmannsrett altså om det forelå varemerkerettslig relevant «bruk»
av eplelogoen på mobilskjermkomponentene etter varemerkeloven § 4 selv om
logoen var tildekket. Sentralt for lagmannsretten i denne sammenheng var om
Apple måtte anses for å ha samtykket til/autorisert påføringen av logoene.
For lagmannsretten
hadde Apple tilsynelatende presisert sin argumentasjon vedrørende
omsetningskretsen, og argumenterte for at mobilskjermkomponenter måtte være
mobiltelefonreparatører, butikker eller importører av mobiltelefoner. Etter
Apples oppfatning var det således ikke relevant om eplelogoen var synlig for
sluttbruker av mobiltelefonen, og for så vidt heller ikke overfor den anførte
omsetningskretsen ettersom disse umiddelbart må kunne identifisere om komponenten
er original eller ikke.
I avgjørelsen tar
lagmannsretten utgangspunkt i at varemerkeloven § 4 (herunder bruks- og
inngrepsvurderingen) er objektiv, og at saken gjelder et såkalt «dobbel
identitets»-tilfelle etter vml. § 4 (1) bokstav a). De påførte tegnene var
identiske med Apples eplelogo og de aktuelle varene denne brukes for. Under
henvisning til HR-2017-2356 (Lilla) slår lagmannsretten fast at den relevante
omsetningskretsen vil være næringsdrivende som for eksempel butikker,
importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Etter lagmannsrettens
oppfatning vil det derfor være uten betydning om eplelogoen ikke er synlig for
sluttbruker, slik Huseby hadde anført og tingretten tilsynelatende anså
avgjørende. Dersom påføringen av eplelogoen ikke var gjort med Apples samtykke
ville det derfor foreligge varemerkebruk.
Lagmannsretten
viser også til at det å stoppe vareforfalskninger ligger i kjernen av de
tilfellene vml. § 4 tar sikte på å ramme.
Lagmannsretten
går deretter over til en bevisvurdering av hvorvidt mobilskjermkomponentene kan
sies å stamme fra Apple (og at varemerkebruken derav kan anses autorisert),
eller om de er kopier. Apple hadde blant annet fremlagt en utvidet rapport for
lagmannsretten, som konkluderte med at komponentene var forfalskninger. På
bakgrunn av denne samt vitneavhør av forfatteren bak rapporten konkluderte
lagmannsretten med at det var sannsynlig at mobilskjermkomponentene var kopier.
Etter
lagmannsrettens oppfatning forelå det derfor uautorisert «bruk» av eplelogoen
etter varemerkeloven § 4.
Lagmannsretten
stopper imidlertid ikke der. Under henvisning til Husebys anførsler om at
logoen var tildekket, herunder et eksempel fra Clas Ohlsons praksis med
tildekning av varemerker på Canon-blekkpatroner, retter lagmannsretten noen
bemerkninger til en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4. Som kjent har
EU-domstolen tolket bruksvilkåret innskrenkende slik at må oppstilles et vilkår
om at den aktuelle bruken innebærer en fare for skade på minst en av varemerkets
funksjoner (typisk opprinnelsesgarantifunksjonen) for at det skal anses
somvaremerkebruk. Lagmannsretten viser her til Rt.1975 s. 951 (Fiskå Mølle) som gjaldt et lignende tilfelle der
bruk av melsekker med originale varemerker fra en annen leverandør som var
tildekket med saksøktes varemerker ble ansett som varemerkebruk. Det ble også
vist til tilsvarende uttalelser fra Høyesterett i HR-2018-110-A (Ensilox) (avsnitt 68).
Retten uttaler
deretter at det uansett ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning i vår
sak ettersom tildekningen av eplelogoen kunne fjernes. Under henvisning til
Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsnitt i 69 og 70) forelå det etter
lagmannsrettens oppfatning en klar fare for skade på
opprinnelsesgarantifunksjonen. I denne forbindelse viser også lagmannsretten
til EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi, og uttaler at til tross for
at denne ikke har direkte overføringsverdi til denne saken (ettersom Mitsubishi gjaldt originale varemerker
og produkter) så er den illustrerende for beskyttelsesrekkevidden for
varemerkeinnehaver.
Som følge av at
mobilskjermkomponentene ble ansett å gjøre inngrep i Apples eplelogo ble Huseby
dømt til å destruere samtlige mobilskjermkomponenter, og betale for Tolletatens
lager- og destruksjonskostnader, lisensavgift for bruk av eplelogoen etter vml.
§ 58 samt deler av Apples sakskostnader.
Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet
ikke tatt i anledning saken).
Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
|
Immaterialrettstrollets
betraktninger
Etter dette
immaterialrettstrollets oppfatning innebærer lagmannsrettens avgjørelse i denne
saken en viktig korrigering av en kurs som etter tingrettens avgjørelse syntes
fullstendig på avveie ved vurderingen av varemerkebruk etter vml. § 4.
Tingrettens
vurdering ville i realiteten langt på vei uthulet varemerkeinnehaveres
mulighet til å motsette seg import av piratkopierte varer etter varemerkeloven
§ 4. Som utgangspunkt er denne bestemmelsen objektiv, og som lagmannsretten
korrekt påpeker ligger vareforfalskninger i kjernen av de tilfeller
bestemmelsen tar sikte på å ramme (og i særdeleshet tilfeller av dobbel
identitet etter bestemmelsens (1) bokstav a)). Dersom det ikke kan
sannsynliggjøres at varemerkeinnehaver har gitt samtykke til bruken
(eksempelvis ved tilfeller av lovlig parallellimport), så kan en ikke anlegge
en subjektiv tilnærming ved slike spørsmål under henvisning til blant annet den
påståtte inngripers «legitime interesser» og domstolens forpliktelse til
å ikke innfortolke «ytterligere konkurransehindringer», slik tingretten
gjorde i denne saken.
Selv om
lagmannsretten viser til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsagt rett før tingrettens dom) som støtte for
sin konklusjon, mener undertegnede likevel at Høyesterett i den nevnte
avgjørelsen i det minste har bidratt til den uriktige forståelsen av
bruksvilkåret som tingretten har til grunn. I Ensilox-avgjørelsen oppstilte
Høyesterett et strengt utgangspunkt for hva som skal anses som varemerkebruk
(se bl.a. avsnitt 36, 41 og 68 i dommen, og redegjørelsen for den nærmere fare
for skade-vurderingen i pkt. 56 - 65). Etter undertegnedes oppfatning
harmonerer dette, samt subsumsjonen av kanne- og containersalget (avsnitt
70-77) dårlig med den etterfølgende konklusjonen i dommens avsnitt 78 om at
feilbruk på faktura ved tankbilsalget ikke utgjør varemerkebruk etter
bestemmelsen, også på bakgrunn av retningslinjene for en innskrenkende tolkning
fra EU-domstolen. Ved tankbilsalg hadde saksøkte ved en feil brukt varemerke
til den tidligere leverandøren (saksøker) i stedet for den nye leverandøren.
Etter undertegnedes oppfatning innebærer dette en klar fare for skade på flere
av varemerkets funksjoner, særlig i etterkant av kjøpssituasjonen som fakturaen
gjelder.
Det gis heller
ingen nærmere redegjørelse i Ensilox-avgjørelsen for hvorfor kanne- og
containersalget ikke skal anses som varemerkebruk, og det kan virke som at
Høyesterett har hatt en annen situasjon for øye (videresalg) enn den aktuelle
kjøpssituasjonen hvor mottakeren av fakturaen tilhører den relevante
omsetningskretsen. Etter undertegnedes syn burde Høyesterett i det minste gitt
klarere retningslinjer for bruk av mer subjektive momenter ved vurderingen av
vml. § 4 (når de tilsynelatende implisitt gjør bruk av slike «særegne
forhold» selv), nettopp for å forebygge avgjørelser som fra Oslo tingrett i
iPhone-saken.
Dersom iPhone-saken
skulle bli anket vil det etter undertegnedes oppfatning derfor ikke være helt
uten interesse om Høyesterett presiserte det nærmere innholdet av den nedre
terskelen for fare for skade-vurderingen ved en eventuell innskrenkende tolkning
av vml. § 4, særlig i lys av Mitsubishi-avgjørelsen.
Selv om dette
IP-trollet er enig i resultatet lagmannsretten kommer til og rettens forståelse
av vml. §4, er det imidlertid noen skjær i sjøen (for å bruke en passende
metafor i disse ferietider). For det første kan ikke undertegnede se at det er
nødvendig å vurdere hvorvidt skjermene faktisk er Apples eller om de er
kopivarer som sådan (se bl.a. siste to avsnitt på side 6). Som følge av
EØS-avtalen har Norge innført regelen om EØS-regional konsumpsjon. Det fremgår
ikke klart av domspremissene hvor i verden de aktuelle skjermkomponentene
eventuelt stammer fra, selv om det er opplyst at Huseby selv også sender
ødelagte skjermer til Kina for reparasjon. Med mindre det kan påvises (av
Huseby) at de aktuelle skjermkomponentene har vært satt på markedet innenfor
EØS spiller det liten rolle om Apple har samtykket til salg av disse utenfor
dette området (f.eks. Kina) tidligere. Det relevante spørsmålet ved vurderingen
av om skjermkomponentene er laget av Apple blir derfor om det kan sannsynliggjøres
at de er plassert på EØS-markedet av Apple, ikke hvorvidt Apple overhodet kan
sies å ha laget disse slik lagmannsretten tilsynelatende vurderer. I forlengelsen
av dette kan det også bli spørsmål om hva som skal til (hvor stor andel
av/hvilke deler av mobilskjermkomponentene som tidligere har vært satt på
markedet i EØS) for at det skal være tale om reell konsumpsjon av komponentene.
Videre er det
innførselen av skjermene som i denne saken utgjør varemerkebruk etter vml. § 4.
Selve påføringen av eplelogoen skjer i Kina og er således ikke varemerkebruk
her i landet. Også på bakgrunn av poenget med EØS-regional konsumpsjon ovenfor
blir det etter dette IP-trollets oppfatning derfor noe upresist når
lagmannsretten på side 7 uttaler at «Eplelogoene
på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme
sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til
grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier
seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.» (min
uthevning).
Endelig gjaldt
forholdet i iPhone-saken som nevnt vurdering av varemerkeinngrep mellom to
merker med dobbel identitet etter vml. § 4 (1) bokstav a). Ved denne
vurderingen er det ikke noe vilkår om forveksling mellom merkene (forveksling
kan i slike tilfeller sies å presumeres), noe lagmannsretten selv er inne på
når de referer utdraget fra forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.98
(2008–2009) punkt 14.1.1. I slike tilfeller gjøres det kun unntak for de
situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkebruk. Det blir derfor i beste
fall upresist når lagmannsretten både ved bevisvurderingen av opphavet til
kopiskjermkomponentene og bemerkningene til fare for skade-vurderingen
begrunner konklusjonene sine med at merkene «i høy grad [er] egnet
til forveksling» (side 9, mine understrekninger), og at det vil «foreligge
forvekslingsfare» (side 10, min understrekning) mellom eplelogoen
påført på Apples mobiltelefoner og kopiskjermkomponentene, dersom sistnevnte
tillattes markedsført.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar