Generaladvokaten i C‑395/16 Doceram: Funksjonelt betinget design er utelukket fra designbeskyttelse i den grad et utseendetrekk er valgt utelukkende for å oppnå en teknisk funksjon

Generaladvokat Saugmandsgaard Øe avga 19.10 sin anbefaling i sak C‑395/16 Doceram. Det ble her lagt til grunn at unntaket for designbeskyttelse for trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av en teknisk funksjon i designforordningen artikkel 8 nr. 1 utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon. Dette innebærer at man forkaster den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, hvor det ble man likevel gikk klar av unntaket dersom man kunne påvise kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon.

EU-design nr. 000242730-0001

Etter designforordningen artikkel 8 nr. 1 kan et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det krystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever. Tilnærmingen legges til grunn i tysk praksis, og i tysk fransk og belgisk rettslitteratur (punkt 20).

Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Denne tilnærmingen legges etter sigende til grunn i praksis fra EUIPO (blant annet R 690/2007-3, Lindner v. Franssons), Storbritannia og Frankrike (punkt 22).

Doceram GmbH er innehaver av fire EU-design som beskytter centrerinsstifter til sveiseprosedyer. Doceram saksøkte CeramTec GmbH med påstand om inngrep i disse designrettighetene, og CeramTec svarte med motsøksmål med påstand om at designregistreringene ble kjent ugyldig.

Under ankebehandlingen for Oberlandesgericht Düsseldorf ble det stilt spørsmål til EU-domstolen om hvorvidt et design er utelukket etter forordningen artikkel 8 nr. 1 dersom produktets tekniske funksjonalitet er den eneste faktoren som bestemmer utformingen. Dersom det første spørsmålet ble besvart bekreftende, ble det også stilt spørsmål om fremgangsmåten ved vurderingen av om et element alene er valgt på grunnlag av tekniske hensyn.

Generaladvokatens anbefaling

Generaladvokaten la til grunn at ordlyden i designforordningen artikkel 8 nr. 1 ikke ga noen veiledning (punkt 23). Fortalen til forordningen betraktning 10 legger derimot til grunn at selv om det ikke skal gis designbeskyttelse som utelukkende har en teknisk funksjon, innebærer dette ikke et krav til en form for «estetisk karakter» (punkt 25 og 27). Fra dette kan det imidlertid ikke utledes at formålet med designbeskyttelsen ikke er å beskytte et produkts visuelle utseende (punkt 28). Det er derfor ikke i strid med ordlyden i fortalens tiende betraktning å forstå artikkel 8 dit hen at et utseendetrekk er unntatt fra designbeskyttelse dersom trekket utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon (punkt 29).

Dette støttes videre av forhistorien til designforordningen (punkt 31-36). Generaladvokaten fremholder videre at unntaket i artikkel 8 nr. 1 hovedsakelig er begrunnet i at designeren i utformingen av et produkts tekniske trekk ikke har bidratt med kreativ innsats knyttet til utformingen av produktets utseende (punkt 37). 

Det fremgår videre av forarbeidene til forordningen at formålet med atrikkel 8 nr. 1 også hadde som formål å oppstille en sondring mellom patentlovgivningen og designlovgivningen, i den forstand at tekniske frembringelse skal beskyttes gjennom patent (punkt 39). Endelig vil «multiplicity og forms»-tilnærmingen i praksis gjøre unntaket i artikkel 8 nr. 1 innholdsløst (punkt 40). Denne forståelsen er også i tråd med tolkning av de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen og varemerkedirektivet, jf. C-215/14 Produits Nestlé punkt 44, 45 og 55 og C-30/15 P Simba Toys v. EUIPO punkt 39 og 53 (punkt 43-45).

Hva angikk det andre spørsmålet la Generaladvokaten til grunn at man ved vurderingen hvorvidt de ulike elementene alene er valgt på grunnlag av tekniske hensyn, ikke kan bero på en subjektiv vurdering av designerens intensjoner, men må bero på en objektiv vurdering (punkt 52). Denne vurderingen skal imidlertid ikke ta utgangspunkt i en «objektiv iakttager», en «informert bruker» eller en tilsvarende fiktiv person, men må innebære en objektiv vurdering basert på de konkrete obstendigheter i den foreliggende saken.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Immaterialrettstrollet er i og for seg ikke uenig i Generaladvokatens resultat. Det henger i hovedsak sammen med at «multiplicity of forms»-tilnærmingen i praksis vil innebære at unntaket for funksjonelt betinget design i designforordningen artikkel 8 nr. 1 (og de tilsvarende bestemmelsene i designdirektivet artikkel 7 nr. 1 og designloven § 8 første ledd nr. 1) blir helt innholdsløse.

Det er imidlertid ikke alle deler av Generaladvokatens argumentasjon som er like overbevisende. Generaladvokatens argument om at artikkel 8 nr. 1 er begrunnet i at designeren i utformingen av et produkts tekniske trekk ikke har bidratt med kreativ innsats knyttet til utformingen av produktets utseende (punkt 37), er vel strengt tatt mer et spørsmål om innholdet av kravet til individuell karakter i designforordningen artikkel 6 (designdirektivet artikkel 5, designloven § 3. Dette bekreftes tilsynelatende også når Generaladvokaten i neste setning påpeker at EUIPO i sin senere praktisk i større grad legger vekt på designerens grad av frihet ved frembringelsen av produktet. (Dette er også uttrykkelig angitt i designforordningen artikkel 6 nr 2, designdirektivet artikkel 5 nr. 2 og designloven § 3 tredje ledd.)

For funksjonelt betinget design vil denne vurderingen i praksis innebære at designerens frihet blir mindre fordi denne begrenses av de funksjonelle elementene. Dette gjør igjen at kravet til forskjell fra kjent design blir relativt lite, og at designeren i praksis vil få designbeskyttelse dersom han klarer å utnytte de begrensede valgmulighetene han har. Det samme kravet til forskjell anvendes imidlertid ved vurderingen av et designs beskyttelsesomfang, jf. designforordningen artikkel 10, designdirektivet artikkel 9 og designloven § 9.  Begrenset valgfrihet innebærer dermed at beskyttelsesomfanget for funksjonelt design blir tilsvarende snevert. Dette innebærer at kravet til individuell karakter og det omvendte forskjellskravet i designforordningen artikkel 10, designdirektivet artikkel 9 og designloven § 9 i seg selv virker som en begrensning av designbeskyttelsen av funksjonelt design.

Det forhold at varemerkeforordningen og varemerkedirektivet er tolket på tilsvarende måte er heller ikke et helt overbevisende argument. Som Generaladvokaten påpeker i sin anbefaling i  C-299/99 Philips ligger en vesentlig forskjell mellom varemerke- og designvernet i at varemerkeretten i prinsippet er evigvarende, så lenge merket fortsatt har særpreg, mens vernetiden for et design er begrenset til 25 år. Som allerede påpekt vil det omvendte forskjellskravet ved vurdering av et designs beskyttelsesomfang også fungere som en begrensning. Varemerkerettens krav til særpreg vil derimot ikke innebære en tilsvarende begrensning, snarere tvert imot.

Det er imidlertid ikke tvilsom at unntaket i artikkel 8 nr. 1 slik det tolkes av Generaladvokaten vil være egnet til å fungere som en skranke som skiller ut design som i høy grad er funksjonelt betinget og uten videre unntar disse fra designbeskyttelse. Også hensynet til at artikkel 8 nr. 1 skal gis et reelt innhold, slik at vurderingen av beskyttelse av funksjonelt betinget design ikke utelukkende gjøres til et spørsmål om inngrep og individuell karakter tilsier at denne tolkningen legges til grunn. Immaterialrettstrollet tror derfor det skal mye til for at EU-domstolen skal komme til et annet resultat.