KFIR: Varemerke som inneholder betegnelsen APOTEK kan registreres uavhengig av forbudet mot registrering av varemerker som strider mot lov i vml. § 15 a)

KFIR traff 13.1.2015 avgjørelse i sak VM 14/009 og VM 14/010, hvor man kom til at to varemerker inneholdende betegnelsen APOTEK kunne registreres uavhengig av forbudet mot registrering av varemerker som strider mot lov i vml. § 15 a). Dette ble begrunnet med at apotekloven § 1-5 andre ledd bare forbyr bruk, men ikke registrering, av betegnelsen «apotek» for andre enn offentlig godkjente apotek. 

Apotek Hjärtat AB søkte i 2010 om registrering av ordmerket APOTEK HJÄRTAT (søknadsnr. 201004896) og et kombinert merke med ordet APOTEK og et omriss av et hjerte (søknadsnr. 201004897) 

Begge søknadene ble avvist av Patentstyret, fordi merket APOTEK ble ansett å stride mot lov, jf. vml. § 15 bokstav a. Apotekloven § 1-5 andre ledd forbyr bruk av «ordet apotek og sammensetninger som inneholder dette ordet … som betegnelse for noen virksomhet som ikke er offentlig godkjent apotek». Dette ble av Patentstyret også ansett å omfatte registrering av varemerker.

KFIR la derimot til grunn vml. § 15 a), jf. apotekloven § 1-5 andre ledd ikke kunne forstås slik at den forbød registrering av varemerker som inneholdt betegnelsen APOTEK, selv om det etter loven er  knyttet begrensninger til bruk  av betegnelsen apotek.

Klagenemnda påpekte at forarbeidene, selv om de var svært knappe, trakk i retning av at det ved forståelsen av vml. § 15 skal sondres mellom vilkår for registrering og vilkår for bruk. I samme retning trakk Pariskonvensjonen artikkel 7, som sår fast at «i intet tilfelle kan beskaffenheten av den vare som varemerket skal anvendes på, utgjøre noen hindring for merkets registrering». I samme retning trakk den tilsvarende bestemmelsen i TRIPS artikkel 15.4: «The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.»  (punkt 17)

På tilsvarende måte ga juridisk litteratur uttrykk for at forbudet i vml. § 15 bokstav a retter seg mot varemerker som i seg selv er lovstridige, ikke mot varemerker som lovgivningen begrenser adgangen til å bruke.

Praksis fra Patentstyrets 2. avdeling var sprikende, og kunne ikke anses avgjørende. (punkt  20) Når man da tok i betraktning at Patentstyrets tolkning ville innebære et unødig og kompliserende element ved etablering av næringsvirksomhet som apotek, tilsa ingen sterke reelle hensyn at man la til grunn en tolkning en tolkning der apoteklovens bruksvilkår anses oppfylt gjennom en ren registrering. (punkt 21)

Apoteklovens bestemmelser om konsesjon for apotekvirksomhet kunne etter dette ikke å anse som en registreringshindring som strider mot lov når konsesjon ikke foreligger. (punkt 23)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Tecethopa, tidl. Apothecet på St. Olavs plass.
Kilde: Wikipedia

Det tradisjonelle immaterialrettslige utgangs­punktet er at et  varemerkerett gir en negativ rett – en rett til å nekte andre å benytte det registrerte merket – men ikke en positiv rett til selv å utnytte merket. Slik positiv bruk kan med andre ord være avskåret etter annen lovgivning, typisk apoteklovens begrensninger knyttet til betegnelsen «apotek». Den omstendighet at bruk av et varemerke er i strid med lov, skulle etter dette ikke være et hinder for registrering.

Varemerkedirektivet har, som KFIR påpeker, ingen tilsvarende bestemmelser. Svensk og dansk rett, hvor varemerkelovene benytter den samme formuleringen som vml. § 15 bokstav a, gir heller ikke noe klart svar.

Svensk og dansk litteratur synes på samme måte som norsk litteratur å sondre mellom merker som i seg selv strider mot lov, og merker som kan anvendes på bestemte vilkår.

Tysk og engelsk rett synes derimot klarere å gi uttrykk for at adgang til lovlig bruk er et vilkår også for registrering. MarkenGesetz § 8 (2) nr. 9 – utelukker for eksempel uttrykkelig registrering dersom bruk av et varemerke vil være i strid med lov: «Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, deren Benutzung  ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann». (kursivert her) Kravet til at bruken klart («ersichtlich») skal stride mot lov som beskytter offentlige interesser, åpner imidlertid tilsynelatende for en mer fleksibel standard. Men dette er tilsynelatende uavklart i praksis.

Den engelske Trade Mark Act Section 3 (4) gir derimot klarere uttrykk for at bruken i seg selv må være lovlig ved registreringen, når det sies at «a trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law». (kursivert her) 

Tøyen tannlegevakt - i strid med strl. § 328,
jf Rt. 2010 s. 593

Det er ganske klart at tegn som i seg selv strider mot lov ikke bør kunne registreres som vare­merker. Dette gjelder for eksempel merker som inneholder offentlige symboler eller andre symboler hvis bruk er forbudt etter straffeloven § 328.

Hvorvidt man også nekter registrering av merker hvor bruk er forbudt, men kan tillates på visse vilkår, vil etter dette dels bestå i en tolkning av om den aktuelle forbudsregelen isolert sett utgjør en registreringshindring og dels i om andre hensyn tilsier at forbudet utgjør en registreringshindring.

En regel hvor man forutsetter at vilkårene for bruk må være tilstede på søknads- eller registreringstidspunktet vil være enklest å håndheve, fordi Patentstyret da kan nekte registrering inntil vilkårene for bruk er tilstede. På den annen side kan den enkelte forbudsregel tilsi forskjellige avveininger mht. om regelen utgjør en registreringshindring. Det ligger i dette at andre regler som gir tillatelse til bruk på vilkår enn apotekloven § 1-5 kan innebære en registreringshindring. Et mulig eksempel på dette, som KFIR også nevner, er Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse 7795.

Spørsmålet er om man også innenfor samme betegnelse kan sondre mellom tilfeller der  søker sannsynligvis vil oppfylle vilkårene for lovlig bruk og andre tilfeller. Selv om det ikke sies uttrykkelig, synes KFIRs avgjørlse til dels å være begrunnet i at søker er i ferd med å etablere apotekvirksomhet i Norge og trolig vil få konsesjon til å drive slik virksomhet etter apotekloven § 1-4. Det virker da formalistisk å nekte registrering frem til slik konsesjon foreligger. (punkt 21)

Hvorvidt søker sannsynligvis vil oppfylle vilkårene for bruk etter apotekloven § 1-5 synes imidlertid å ligge utenfor vurderingen av om registrering av varemerke vil stride mot lov etter vml. § 15 bokstav a. Dette vil innebære at det er mulig å registrere merker som inneholdet betegnelsen «apotek» selv om det ikke er utsikter til at søker vil oppfylle vilkårene for bruk. Slike merker vil riktignok kunne kreves kjent ugyldig etter fem år, jf. vml. § 37. I mellomtiden vil de imidlertid kunne fungere som registreringshindringer for nyere søknader. Det kan imidlertid stilles spørsmål om hvor stort problem dette egentlig vil være.